【分割出願を繰り返した特許において、搬送トレイの非記載を理由にサポート要件違反が認定された事例】
投稿日：２０２６年８月３０日 |
著者：弁護士 大野 浩之
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参照条文／キーワード／論点 |
分割出願／サポート要件 |
ポイント
※本件では、「積層鉄心の取り出し作業の作業性改善」という課題を解決する構成として、明細書上は搬送トレイが実質的に不可欠であると認定された。他方、請求項では搬送トレイを限定していなかったため、「搬送トレイを用いない態様」までクレームが及び、課題解決を裏付ける記載が不足すると判断された。 |
判決概要 |
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所第１部 |
| 判決言渡日 | 令和５年９月２０日 |
| 事件番号 | 令和３年（行ケ）第１０１５２号 |
| 事件名 | 審決取消請求事件 |
| 裁判長裁判官
裁判官 裁判官 |
本多 知成
遠山 敦士 天野 研司 |
事案の概要
本件は、特許庁が審判請求は成り立たないとして判断した審決に関し、サポート要件に適合するとした本件審決の判断には誤りがあるとして、当該審決を取り消した事案である。
本件は、分割を繰り返ししている案件であり、本件特許（特許第６１８０５６９号）は第７世代の特許になる。
１ 本件発明（請求項２）
（１）最初の親出願における、当初の請求項１の記載は、次のとおりである（符号は当方で付した。）。
【請求項１】
複数の鉄心片が積層され中央に軸孔を備えた回転子積層鉄心１２に形成された複数の磁石挿入孔１３に挿入された永久磁石１４を、樹脂部材を前記磁石挿入孔１３に注入して固定する永久磁石１４の樹脂封止装置であって、
前記回転子積層鉄心１２を搭載する搬送トレイ１６と、
前記搬送トレイ１６に搭載された前記回転子積層鉄心１２を載置し、該回転子積層鉄心１２を下から加熱すると共に昇降する第１の加熱手段が設けられた下型１７と、
前記回転子積層鉄心１２の上に搭載されて該回転子積層鉄心１２を上から加熱する第２の加熱手段及び前記樹脂部材の原料を入れる複数のポット１９を有し、更に底部には前記ポット１９からの樹脂部材を前記磁石挿入孔１３に導く流路を備え、前記下型１７の上昇に伴って上昇する上型２１と、
前記上型２１の上方にあって下降限位置にある前記上型２１との間に作業空間となる隙間を有して固定配置される固定架台２２と、
前記固定架台２２を貫通し、上昇した前記上型２１のポット１９に投入された前記樹脂部材を加圧する複数のプランジャー２３と、
前記上型２１を上昇限位置に保持するストッパー２４とを有することを特徴とする永久磁石１４の樹脂封止装置。
【図１】
【図２】
（２）明細書の記載は以下のとおりであった。
「【背景技術】
【０００２】
従来、永久磁石を積層鉄心に樹脂封止により固定する方法として、例えば、特許文献１に記載の形態のものが知られている。
特許文献１に記載された永久磁石の樹脂封止方法においては、複数枚の鉄心片が打抜きかしめ等により固着一体化して積層され、永久磁石を挿入するための磁石挿入孔が外周部に複数形成されると共に、封止樹脂を注入するための注入用穴部が複数形成された積層鉄心を、下型の有底穴部に嵌挿し、磁石挿入孔に永久磁石を挿入した後、注入用穴部に符合する位置に注入穴部が形成された上型を、注入穴部が注入用穴部に一致するように下型の上端に載置し、下型と上型を締結手段により固定した状態で、上型の注入穴部に連通する樹脂供給穴部から所定の圧力で樹脂部材を供給して樹脂部材を磁石挿入孔に充填して、その後、加熱手段により積層鉄心を加熱することにより、樹脂部材を硬化させて永久磁石を積層鉄心に固定するようになっている。」
「【０００４】
しかしながら、前記従来の永久磁石の樹脂封止方法は未だ解決すべき以下のような問題があった。
また、樹脂部材を磁石挿入孔に充填する際、上型に形成された樹脂供給穴部及び該樹脂供給穴部より分岐した複数の注入穴部を介して、積層鉄心の注入用穴部を経由して磁石挿入孔に注入されるので、樹脂部材を各磁石挿入孔に均等に充填することが困難であり、信頼性に劣っていた。しかも、樹脂部材を供給するポンプは大きな供給圧力を必要とし、装置が高価なものとなった。
更に、積層鉄心を下型の有底穴部に嵌挿し、加熱後、積層鉄心を下型の有底穴部から取り出す作業は、人手又は機械によっても、時間を要するもので、作業性が極めて悪い。
【０００５】
本発明はかかる事情に鑑みてなされたもので、生産性及び作業性に優れており、安価に作業ができる永久磁石の樹脂封止方法を提供することを目的とする。」
（３）本件特許の出願時の特許請求の範囲の請求項１は、次のとおりであった。
【請求項１】
複数枚の鉄心片が積層された回転子積層鉄心１２の複数の磁石挿入孔１３にそれぞれ永久磁石１４を挿入し、前記各磁石挿入孔１３に前記永久磁石１４を樹脂封止する方法において、
前記回転子積層鉄心１２を、上型２１及び下型１７の間に配置して、前記下型１７及び前記上型２１で前記回転子積層鉄心１２を押圧し、前記回転子積層鉄心１２の前記磁石挿入孔１３に前記永久磁石１４を樹脂封止することを特徴とする回転子積層鉄心１２への永久磁石１４の樹脂封止方法。
（４）本件特許の請求項１は、次のとおりである。
【請求項１】
複数枚の鉄心片が積層された回転子積層鉄心１２の複数の磁石挿入孔１３にそれぞれ永久磁石１４を挿入し、前記各磁石挿入孔１３に前記永久磁石１４を樹脂封止する方法において、
前記回転子積層鉄心１２を、上型２１及び下型１７の間に配置して、前記上型２１及び前記下型１７同士が当接することなく、前記下型１７及び前記上型２１で前記回転子積層鉄心１２を押圧し、前記回転子積層鉄心１２の前記磁石挿入孔１３に前記永久磁石１４を樹脂封止することを特徴とする回転子積層鉄心１２への永久磁石１４の樹脂封止方法。
判旨
「本件発明は、複数の鉄心片が積層された回転子積層鉄心に形成された複数の磁石挿入孔に挿入された永久磁石を、樹脂部材を磁石挿入孔に注入して固定する永久磁石の樹脂封止方法に関するものであり（【０００１】）、従来、永久磁石を積層鉄心に樹脂封止により固定する方法として、複数枚の鉄心片が打抜きかしめ等により固着一体化して積層され、永久磁石を挿入するための磁石挿入孔が外周部に複数形成されると共に、封止樹脂を注入するための注入用穴部が複数形成された積層鉄心を、下型の有底穴部に嵌挿し、磁石挿入孔に永久磁石を挿入した後、注入用穴部に符合する位置に注入穴部が形成された上型を、注入穴部が注入用穴部に一致するように下型の上端に載置し、下型と上型を締結手段により固定した状態で、上型の注入穴部に連通する樹脂供給穴部から所定の圧力で樹脂部材を供給して樹脂部材を磁石挿入孔に充填して、その後、加熱手段により積層鉄心を加熱することにより、樹脂部材を硬化させて永久磁石を積層鉄心に固定するようになっている方法が知られていた（【０００２】）が、樹脂部材を磁石挿入孔に充填する際、上型に形成された樹脂供給穴部及び該樹脂供給穴部より分岐した複数の注入穴部を介して、積層鉄心の注入用穴部を経由して磁石挿入孔に注入されるので、樹脂部材を各磁石挿入孔に均等に充填することが困難であり、信頼性に劣り、しかも、樹脂部材を供給するポンプは大きな供給圧力を必要とし、装置が高価なものとなったこと（以下「従来技術の問題１」という。）、また、積層鉄心を下型の有底穴部に嵌挿し、加熱後、積層鉄心を下型の有底穴部から取り出す作業は、人手又は機械によっても、時間を要するもので、作業性が極めて悪いこと（以下「従来技術の問題２」という。）という２つの問題があり（【０００４】【０００５】）、本件発明は、生産性及び作業性に優れ、安価に作業ができる永久磁石の樹脂封止方法を提供することを課題とするものと認められる。」
（規範）
「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであるか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきである。」
「（３） 本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明が解決しようとする課題及びその課題の解決手段について
ア 前記１（２）のとおり、従来技術の問題１及び２があったことを前提に、本件発明は「生産性及び作業性に優れており、安価に作業ができる永久磁石の樹脂封止方法を提供することを目的とする」ことを発明が解決しようとする課題（本件発明の課題）とするものと認められる。
イ ここで、『生産性』は『生産過程に投入された労働力その他の生産要素が生産性の産出に貢献する程度。』（広辞苑第六版）を意味し、また『安価に作業ができる』とは、作業に対する対価の程度をいうものと理解でき、この作業に対する対価の原因としては、従来技術の問題１の『高価なポンプ』や従来技術の問題２の『機械』のような物から、従来技術の問題２の『人手』まで様々な要素が考えられるから、本件発明の課題は、従来技術の問題１及び２の双方を解決することはもとより、前記従来技術の問題１又は２のいずれか一方を解決することにより、本件発明の課題を解決するものであるとも解されるから、本件発明の課題を解決することは、少なくとも従来技術の問題１又は２のいずれか一方を解決することでも足りるものと理解される。
そうすると、本件審決は、サポート要件の判断において、本件発明の課題として、従来技術の問題２を解決することを目的とすることを課題とした上で判断を行っていると認められるところ、この点の課題の認定に誤りがあるとはいえない。」
「本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明に係る永久磁石の樹脂封止方法における回転子積層鉄心を下型上に固定し、また下型から取り外す工程に関して、『（ａ）前工程から送られてきた、永久磁石１４が磁石挿入孔１３に挿入され搬送トレイ１６にセットされた回転子積層鉄心１２を別途搬送手段等を用いて下型１７上に搬送し、上型２１（以下、キャビティブロック７４も含む）に対して位置決めして固定する（回転子積層鉄心の供給作業）。』（【００３９】以下『工程（ａ）』という。）及び『（ｄ）…。その後、搬送トレイ１６を回転子積層鉄心１２と共に、下型１７から取り外し、回転子積層鉄心１２が搬送トレイ１６から取り外され、搬送トレイ１６は別途搬送手段により後工程に送られる。』（【００４４】以下『工程（ｄ）』という。）との記載が認められ、また、工程（ａ）及び（ｄ）において必要不可欠な搬送トレイに関し、『搬送トレイ１６は、回転子積層鉄心１２の下面２５が当接する矩形板状のトレイ部２６と、トレイ部２６の中心部に立設され、回転子積層鉄心１２の軸孔１１に嵌入する直径固定型で棒状のガイド部材２７とを有している。』（【００１７】）との記載が認められる。」
（本件特許明細書の抜粋）
「【００３９】
次に、永久磁石の樹脂封止装置１０を用いた本発明の一実施の形態に係る永久磁石の樹脂封止方法について、主として図１０を参照しながら説明する。
（ａ）前工程から送られてきた、永久磁石１４が磁石挿入孔１３に挿入され搬送トレイ１６にセットされた回転子積層鉄心１２を別途搬送手段等を用いて下型１７上に搬送し、上型２１（以下、キャビティブロック７４も含む）に対して位置決めして固定する（回転子積層鉄心の供給作業）。」
【図１０】
「【００４０】
（ｂ）下型昇降手段３３により昇降プレート３２を介して下型１７を少し上昇し、回転子積層鉄心１２とキャビティブロック７４とを密着させる。次いで、熱硬化性樹脂１５の原料１８を固定架台２２と上型２１との隙間Ｇ（実施の形態では８０ｍｍ）から上型２１のポット１９に供給し、原料１８を第２の加熱手段により約１７０℃近傍に加熱する（タブレットの供給作業）。
【００４１】
（ｃ）原料１８が加熱されて粘度が下がると、更に、下型昇降手段３３により昇降プレート３２を介して下型１７を上昇して、搬送トレイ１６にセットされた回転子積層鉄心１２を上型２１に押し付ける（この際、対となるガイドブロック８２、８３により芯出しされ、隙間Ｇ＝０となる）と共に、プランジャ駆動手段３４によりプランジャーホルダー５４を介して８本のプランジャー２３を下降することによって、流動化した原料１８、即ち熱硬化性樹脂１５をポット１９から押し出し、ポット１９と磁石挿入孔１３を連結する流路２０を介して熱硬化性樹脂１５を磁石挿入孔１３に充填する。
【００４２】
上型２１の第２の加熱手段及び下型１７の第１の加熱手段により、熱硬化性樹脂１５を、約１７０℃近傍を保持して約３分間加熱し続けることにより、熱硬化性樹脂１５を硬化させることができ、永久磁石１４を磁石挿入孔１３に固定することができる。この際、永久磁石１４は下面基準で積層されるため、回転子積層鉄心１２の上端面と永久磁石１４の上端面との間には僅かな段差が生じるようになっている。また、磁石挿入孔１３内の空気はキャビティブロック７４の押圧面１２ａ及び搬送トレイ１６のトレイ部２６の搭載面１２ｂに形成されたベント溝を介して外部に逃がすことができる。（型締め及び樹脂注入作業）。
【００４３】
このように、熱硬化性樹脂１５の原料１８を加熱して（約１７０℃近傍）、溶かして回転子積層鉄心１２の上面から磁石挿入孔１３内に充填するので、熱硬化性樹脂１５が磁石挿入孔１３内に容易に入る。
【００４４】
（ｄ）図６に示すように、４本のストッパー２４を突出させて、上昇限位置にある上型２１の左右方向の両端部の下面にストッパー２４を当接させて、上型２１の下方への移動を拘束した後、プランジャー駆動手段３４によりプランジャーホルダー５４を介して突き出しピン８６を僅かのストローク（５ｍｍ程度）下降させると共に、下型昇降手段３３により昇降プレート３２を介して下型１７を下降させる（型開き作業）。その後、搬送トレイ１６を回転子積層鉄心１２と共に、下型１７から取り外し、回転子積層鉄心１２が搬送トレイ１６から取り外され、搬送トレイ１６は別途搬送手段により後工程に送られる。
【００４５】
（ｅ）クリーナー９６により、プランジャー２３及びポット１９のクリーニングを行う（プランジャーのクリーニング作業）。
（ｆ）下型昇降手段３３により昇降プレート３２を介して下型１７を上昇すると共に、エアシリンダー９２を駆動し、進退ロッド９１を上昇して、４本の進退ロッド９１の上端により上型２１を支持する（上型開き準備作業）。
【００４６】
（ｇ）４本のストッパー２４を後退させた後、下型昇降手段３３により昇降プレート３２を介して下型１７を下降させ、上型２１を元の位置まで下降させ、更に、下型１７を下降させる（上型開き作業）。
（ｈ）４本の進退ロッド９１を後退させ、固定架台２２と上型２１との隙間Ｇの原料１８の挿入部を、クリーナー９７によりクリーニングする（タブレット投入部のクリーニング作業）。
（ｉ）クリーナー９８により、上型２１及び下型１７をクリーニングする（金型のクリーニング作業）。」
「上記記載によると、回転子積層鉄心を下型上に固定する工程や下型から取り外す工程について、本件明細書の発明の詳細な説明に記載されている発明は、『回転子積層鉄心１２の下面２５が当接する矩形板状のトレイ部２６と、トレイ部２６の中心部に立設され、回転子積層鉄心１２の軸孔１１に嵌入する直径固定型で棒状のガイド部材２７とを有している搬送トレイ１６にセットされた回転子積層鉄心１２を下型１７上に搬送し』、『搬送トレイ１６を回転子積層鉄心１２と共に、下型１７から取り外し、回転子積層鉄心１２が搬送トレイ１６から取り外される』ものであると認められる。」
「従来技術の問題２を解決するための手段として、本件発明１は、前記２（２）アのとおり、回転子積層鉄心を押圧する際の上型及び下型に対する回転子積層鉄心の配置及び上型と下型との位置関係又は状態を特定する発明であるのに対し、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明は、前記２（３）ウのとおり『回転子積層鉄心１２の下面２５が当接する矩形板状のトレイ部２６と、トレイ部２６の中心部に立設され、回転子積層鉄心１２の軸孔１１に嵌入する直径固定型で棒状のガイド部材２７とを有している搬送トレイ１６にセットされた回転子積層鉄心１２を下型１７上に搬送し』、『搬送トレイ１６を回転子積層鉄心１２と共に、下型１７から取り外し、回転子積層鉄心１２が搬送トレイ１６から取り外される』ものであるから、本件明細書の発明の詳細な説明の記載によると、搬送トレイを不可欠の構成としているものと解される。そうすると、本件発明１には、回転子積層鉄心を搭載する搬送トレイを含む構成の発明だけでなく、この搬送トレイを含まない構成の発明も含まれており、搬送トレイを構成に含まない特許請求の範囲の記載を前提にした場合、上記発明の詳細な説明の記載から、当業者が、積層鉄心を下型の有底穴部に嵌挿し、加熱後、積層鉄心を下型の有底穴部から取り出す作業は、人手又は機械によっても、時間を要するもので、作業性が極めて悪いこと（従来技術の問題２）を解決して、生産性及び作業性に優れており、安価に作業ができる永久磁石の樹脂封止方法を提供するという本件発明１の課題を解決できると認識できる範囲のものとはいえない。そして、この点は本件発明２及び本件発明３も搬送トレイを構成に含まない発明を含むため、同様であるといえる。」
「段落【００１０】には、『本発明に係る永久磁石の樹脂封止方法において、前記回転子積層鉄心は中央に軸孔を有し、前記回転子積層鉄心を前記軸孔に嵌入するガイド部材を備えた搬送トレイに載せて、前記上型及び前記下型の間に配置してもよい。』との記載があり、搬送トレイを不可欠の構成とはしていないことを前提とした発明の詳細な説明の記載があるが、前記２（４）アのとおり、本件明細書の発明の詳細な説明の記載によると、従来技術の問題２を解決するために搬送トレイを不可欠の構成としているから、搬送トレイを用いずに本件発明の課題を解決するためには搬送トレイに代わる構成が必要となるものと解されるところ、本件明細書の記載によっても搬送トレイの具体的構造に関する記載（【００４７】【００４８】）はあるものの搬送トレイに代わる構成を具体的に示唆する記載はなく、これに代わる構成が当業者にとって明らかであることを認めるに足りる証拠もないから、当業者が出願時の技術常識に照らしてみたとしても、発明の詳細な説明に具体的な記載がないまま、回転子積層鉄心を下型上に固定し、また下型から取り外す工程に係る課題を解決できると認識できる範囲のものであるともいえない。」
「本件審決は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された本件発明の実施の形態について、当業者が課題を解決できると認識できることをいうにとどまり、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、その記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断したものとはいえない。」
解説／検討
本件は、分割出願を繰り返した第７世代特許に関する事案であり、最終的な請求項では「搬送トレイ」の構成が削除されていた点に特徴がある。
裁判所は、明細書全体を通じて検討した結果、「積層鉄心を下型にセットし、加熱後に取り出す作業性の改善（従来技術の問題２）」という課題を解決するためには、搬送トレイが実質的に不可欠な構成として記載されていると認定した。
本件は「課題解決と結び付いた構成をクレームから外した場合のサポート要件」を論じた事例として参考になる。
なお、本件では、段落【００１０】において、「搬送トレイに載せて配置してもよい」との任意的記載が存在していたが、上記判断をしており、明細書中に「～してもよい」と形式的に記載しても、実質的に課題解決手段として他構成が開示されていなければ不十分であることを示している。
明細書作成時において最低限の課題を記載するに留めることは、留意すべき事項になると思われる。