【オープンクレームに対する「除くクレーム」訂正について、特許請求の範囲の減縮該当性及び新規事項追加該当性を否定した事例】
投稿日：２０２６年８月２８日 |
著者：弁護士 盛田 真智子
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参照条文／キーワード／論点 |
特許法１２０条の５第２項ただし書／同１号／１２６条第５項／除くクレーム／特許請求の範囲の減縮／新規事項の追加の禁止 |
ポイント
※本判決は、オープンクレーム形式の特許請求の範囲について、引用発明に係る構成を「除くクレーム」により除外する訂正が、特許法１２０条の５第２項ただし書１号の「特許請求の範囲の減縮」に該当すると判示した事例である。 |
判決概要 |
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所第４部 |
| 判決言渡日 | 令和５年３月９日 |
| 事件番号 | 令和４年（行ケ）第１００３０号 |
| 事件名 | 特許取消決定取消請求事件 |
| 裁判長裁判官
裁判官 裁判官 |
菅野 雅之
本吉 弘行 岡山 忠広 |
事案の概要
１ 経緯
| 令和元年１２月２０日 | 特許異議の申立て（異議２０１９－７０１０４６号事件 |
| 令和２年 ６月 ２日 | 特許庁の取消理由通知書 |
| 令和３年 １月２６日 | 特許庁の取消理由通知（決定の予告） |
| 令和３年 ３月２９日 | 原告が訂正請求書・意見書を提出 |
| 令和３年 ４月２３日 | 原告が補正書を提出し上記訂正請求書による訂正請求を補正（補正された訂正請求を「本件訂正請求」という） |
| 令和３年 ７月 ６日 | 特許庁の訂正拒絶理由通知書 |
| 令和３年 ８月 ６日 | 原告が意見書を提出 |
| 令和４年 ３月２２日 | 特許庁が本件取消決定 |
| 令和４年 ４月２８日 | 原告が本件取消決定の取消しを求めて本件訴訟を提起 |
| 令和５年 ３月 ９日 | 本件判決が本件取消決定を取り消す |
２ 本件発明
【請求項１】
少なくとも２層を有する積層体であって、
第１の層が、２軸延伸樹脂フィルムからなり、前記２軸延伸樹脂フィルムを構成する樹脂組成物が、ジオール単位とジカルボン酸単位とからなるポリエステルを主成分として含み、前記ポリエステルが、前記ジオール単位がバイオマス由来のエチレングリコールであり、前記ジカルボン酸単位が化石燃料由来のテレフタル酸であるバイオマス由来のポリエステルと、前記ジオール単位が化石燃料由来のエチレングリコールであり、前記ジカルボン酸単位が化石燃料由来のテレフタル酸である化石燃料由来のポリエステルとを含んでなり、前記２軸延伸樹脂フィルム中に前記バイオマス由来のポリエステルが９０質量％以下含まれ、
第２の層が、化石燃料由来の原料を含む樹脂材料からなり、且つ、バイオマス由来の原料を含む樹脂材料を含まないことを特徴とする、積層体。
【請求項４】
前記樹脂組成物が添加剤をさらに含んでなる、請求項１～３のいずれか一項に記載の積層体。
本件発明の課題は、バイオマスエチレングリコールを用いたカーボンニュートラルなポリエステルを含む樹脂組成物からなる層を有する積層体を提供することであって、従来の化石燃料から得られる原料から製造された積層体と機械的特性等の物性面で遜色ないポリエステル樹脂フィルムの積層体を提供すること（【０００８】）
３ 本件訂正の内容
【訂正事項２】（訂正後請求項１５に係る訂正）
特許請求の範囲の請求項１を引用する請求項４の引用関係を解消して独立の請求項である請求項１５とし、かつ、末尾の「。」の直前に「（但し、該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が設けられ、その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜が設けられてなるものを除く）」との事項を追加する。
訂正事項１では、請求項４が請求項１を引用していたのを解消した。訂正事項３ないし９では、訂正事項２と同様の事項を追加した上で、訂正前は請求項１に従属する請求項４に更に従属していた請求項８ないし１４をそれぞれ独立形式とした。
４ 本件取消決定の要旨
⑴ 訂正要件に関する判断の誤り（取消事由１）
本件訂正事項２ないし９において、「（但し、該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が設けられ、その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜が設けられてなるものを除く）」との事項を追加することは、特許請求の範囲の請求項４に係る発明の「少なくとも２層を有する積層体」外の構成である、「積層体上」という構成について特定することであり、本件訂正前の特許請求の範囲の請求項４に係る発明の「少なくとも２層を有する積層体」そのものの構成や、これを構成する層の性状や形状等の諸元を特定していないから、訂正事項２は、特許法１２０条の５第２項ただし書１号に掲げられた「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当せず、その他、同項ただし書各号に掲げられたいずれのものにも該当しないので、本件訂正は認められない。
⑵ 引用発明に基づく本件発明の進歩性判断の誤り（取消事由２）
⑶ 手続違背（取消事由３）
争点
（１）特許請求の範囲の減縮に当たるか
（２）新規事項の追加に当たるか
争点に関する当事者の主張
（１）特許請求の範囲の減縮に当たるか
【原告の主張】
本件訂正が減縮に該当すると認められるためには、①訂正前には含まれなかった態様で訂正後に含まれるものが存在しないこと、及び②訂正によって除かれる態様、すなわち訂正前には権利範囲に属していたが訂正後には権利範囲に含まれない態様が１つでも存在すること、の２点を主張立証すれば足りる。
①に関しては、除くクレーム形式である以上、新たに付加される構成がないことは明らかである。
次に、②についてみると、訂正前の請求項４に係る発明の対象は「少なくとも２層を有する積層体」であり、構成として具体的に特定されている「第１の層」と「第２の層」以外に任意の層を含み得るものであり、本件訂正により特定された「無機酸化物の蒸着膜」及び「その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜」も該「少なくとも２層を有する積層体」の一部を構成することになる。その結果、「該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が設けられ、その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜が設けられてなるもの」は、当然に訂正前の請求項４の特許請求の範囲に含まれる。したがって、訂正事項２によって、「該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が設けられ、その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜が設けられてなるもの」を除外することにより、訂正前の請求項４の対象とされていたものの一部がその権利範囲外になることは明らかである。
【被告の主張】
訂正事項２は、「該積層体」、すなわち、「積層体」から、「無機酸化物の蒸着膜」及びその上の「ガスバリア性塗布膜」を「積層体」内の構成としたものを除く記載とはなっておらず、「積層体」の外に該当する「積層体」の「上」に、新たに「無機酸化物の蒸着膜」を設け、さらにその上に「ガスバリア性塗布膜」を設けたものを除くとする記載となっているから、結局、「積層体」の範囲自体を何ら減縮していない。
明細書には記載も示唆もされておらず、引用文献にのみ記載された技術的事項を用いた「除くクレーム」とすることで、そもそも訂正前の特許発明が想定していない引用文献記載の技術分野ないし技術的事項に係る「除かれていない部分」にまで権利範囲が及ぶように見える訂正や、「除くクレーム」とすることで実質的には開示されたか又はそこから自明な概念以外の概念を持ち込んだのと結果的に等しくなる訂正は、第三者に明細書等の記載に関して誤解を与える可能性があり、不測の不利益を及ぼす蓋然性が高いものというべきである。
（２）新規事項の追加に当たるか
【原告の主張】
訂正事項２が新規事項の追加に当たるか否かは、異議手続では審理、判断されておらず、これを本件における審理対象とするのは、最高裁判所昭和４２年（行ツ）第２８号同５１年３月１０日大法廷判決・民集３０巻２号７９頁（メリヤス事件）に反する。
…
訂正事項２は、権利範囲から除外する対象を特定しているのみで、新たにこれを当該発明の技術的手段として規定するものではないから、新たな技術的事項を追加するものに該当しないことは明らかである。
【被告の主張】
本件訂正前の特許請求の範囲、明細書及び図面には、「該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が設けられ、その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜」を設けることの記載はないし、示唆する記載もない。・・・引用文献の課題解決手段である「該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が設けられ、その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜」を追加することは新たな技術的事項の追加であり、その追加した事項を前提に、それを除くとする本件発明は、新たな技術的事項を導入するものである。
明細書に開示のない事項を除くクレームとする訂正は、新規性を担保するために本件発明と引用文献に記載された事項との重複箇所のみを明確かつ正確に除くものとすべきところ、重複箇所のみの除くクレームとはせずに、引用文献の課題解決手段を、「積層体」の「上」に新たに追加して、その追加した事項を除くとする本件訂正は、もっぱら進歩性に関する原告の立場を強化する目的の訂正といえる。
また、このような訂正は、新たに追加して除くとした事項が本件特許明細書にあたかも実施例として存在していたかのように見え、「除かれていない部分」にまで、あたかも初めから権利範囲が及ぶように見えるのであって、第三者に不測の不利益を及ぼす蓋然性が高い。
判旨
⑴ 訂正の目的について
ア 訂正事項２は、請求項１を引用する請求項４を新たな独立項である請求項１５とし、かつ、「（但し、該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が設けられ、その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜が設けられてなるものを除く。）」との事項を追加するものである。
訂正前の請求項１においては、「積層体」について、「少なくとも２層を有する積層体」と特定しているのにすぎないのであるから、ここにいう積層体には、「第１の層」、「第２の層」及びその他の任意の層からなる積層体が含まれることになるところ、「無機酸化物の蒸着膜」及び「蒸着膜上に設けられたガスバリア性塗布膜」も層を形成するものである以上、この任意の層に該当するといえる。したがって、訂正前の請求項１における積層体は、「第１の層」、「第２の層」並びに「無機酸化物の蒸着膜」及び「蒸着膜上に設けられたガスバリア性塗布膜」からなる積層体（以下「積層体Ａ」という。）を含んでいたものである。
そうすると、訂正事項２は、「積層体Ａ」を含む訂正前の請求項１における積層体から積層体Ａを除くものといえ、このように積層体を特定したことにより、訂正前の請求項４に係る発明の技術的発明が狭まることになるのであるから、訂正事項２が特許法１２０条の５第２項ただし書１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものであることは明らかである。
イ 被告は、前記第３の１⑵アのとおり、訂正事項２は、「積層体」から、「無機酸化物の蒸着膜」及びその上の「ガスバリア性塗布膜」を「積層体」内の構成としたものを除く記載とはなっておらず、「積層体」の外に該当する「積層体」の「上」に、新たに「無機酸化物の蒸着膜」を設け、さらにその上に「ガスバリア性塗布膜」を設けたものを除くとする記載となっているから、「積層体」の範囲自体を減縮していない旨主張する。しかし、本件発明は、「第１の層」及び「第２の層」で完結した積層体を特定事項とするものではなく、特許を受けようとする発明を、「第１の層」及び「第２の層」を有する全ての積層体とするいわゆるオープンクレームに該当するものであるから、権利範囲に含まれる具体的層構成を特定するに当たり、積層体の内外を形式的に区別しても意味がない（「第１の層」及び「第２の層」の外部の層も全て、本件発明における積層体の構成要素となる。）。そして、前記アのとおり、訂正事項２における「該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が設けられ、その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜が設けられてなるもの」の具体的な内容は、「第１の層」、「第２の層」並びに「無機酸化物の蒸着膜」及び「蒸着膜上に設けられたガスバリア性塗布膜」を備えた積層体であるから、結局、積層体Ａと区別できないものである。したがって、訂正事項２は訂正前の積層体から積層体Ａを除く訂正であり、「積層体」の範囲を減縮していることになる。
また、被告は、本件訂正事項２のような「除くクレーム」とする訂正は、第三者に明細書等の記載に関して誤解を与える可能性があり、不測の不利益を及ぼす蓋然性が高いものというべきである旨主張する。しかし、被告主張のような懸念が仮にあったとしても、それは、訂正後の請求項につき、明確性要件やサポート要件等の適合性を巡って検討されるべき問題というべきであるから、いずれにしても、本件事案において、この点をもって直ちに訂正を認めない理由とすることは相当でない。
ウ 以上のとおりであるから、訂正事項２が特許請求の範囲の減縮を目的とするものに当たらないとした本件取消決定の判断には誤りがある。
また、訂正事項３ないし９が特許請求の範囲の減縮を目的とするものに当たらないとした本件取消決定の判断にも誤りがある。
⑵ 新規事項の追加の有無について
ア 仮に、本件において、異議手続で審理・判断されていない新規事項の追加の有無について審理・判断することができるとしても、訂正事項２は、新規事項を追加するものとは認められない。
すなわち、訂正が、当業者によって，明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該訂正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものと解すべきところ、訂正事項２によって「該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が設けられ、その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜が設けられてなるもの」を除外することにより、新たな技術的事項が導入されるわけではなく、新規事項が追加されるものではない。
本件発明の課題は、バイオマスエチレングリコールを用いたカーボンニュートラルなポリエステルを含む樹脂組成物からなる層を有する積層体を提供することであって、従来の化石燃料から得られる原料から製造された積層体と機械的特性等の物性面で遜色ないポリエステル樹脂フィルムの積 層体を提供すること（【０００８】）であるが、上記除外によってこの技術的課題に何らかの影響が及ぶものではない。
イ 被告は、前記第３の１⑵アのとおり、訂正事項２は、本件発明の課題に、引用文献の課題解決手段である「該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が設けられ、その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜」を追加することで新たな技術的事項を追加し、その追加した事項を前提に、それを除くとするのであるから、新たな技術的事項を導入するものである旨主張する。
解説／検討
本件判決は、請求項１は「少なくとも２層を有する積層体であって、」と特定しているにすぎないからオープンクレームであり、本件訂正で「除く」とされた「該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が設けられ、その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜が設けられてなるもの」も、層を形成するものである以上、もともと「積層体」に含まれていたと判断し、したがって、これを「除く」とした本件訂正は特許請求の範囲の減縮を目的とするものであると結論づけたものである。オープンクレームであることから「第１の層」、「第２の層」及びその他の任意の層からなる積層体が含まれるとした。本件判決の上記判断は、オープンクレームの解釈として合理的であると思われる。ただ、明細書には記載も示唆もされていない事項を除くクレームとすることで、第三者に明細書等の記載に関して誤解を与える可能性がある旨の被告の主張も、興味深かった。この点については「明確性要件やサポート要件等の適合性を巡って検討されるべき問題」と判示されており、本件取消決定でも本件判決でも訂正後の請求項について訂正の目的要件以外の要件に関する判断はされていない。
新規事項の追加の判断基準について述べた判決に、知財高裁平成２０年５月３０日、平成１８年（行ケ）１０５６３号ソルダーレジスト事件判決があり、以下のように、「除くクレーム」の場合であっても、新たな技術的事項を導入しないものであると認められる限り、明示的な記載はなくとも新規事項の追加に当たらない旨を判示している。
「『明細書又は図面に記載した事項』とは、当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，補正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものであるときは当該補正は，『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。」
「特許請求の範囲の減縮を目的として，特許請求の範囲に限定を付加する訂正を行う場合において，付加される訂正事項が当該明細書又は図面に明示的に記載されている場合や，その記載から自明である事項である場合には，そのような訂正は，特段の事情のない限り，新たな技術的事項を導入しないものであると認められ『明細書又は図面に記載された範囲内において』するものであるということができる」
（いわゆる「除くクレーム」の場合、）「このような訂正も，・・・新たな技術的事項を導入しないものであると認められる限り『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』する訂正であるというべきである。」
本件判決も、「除外することにより、新たな技術的事項が導入されるわけではなく、」「技術的課題に何らかの影響が及ぶものではない」点を考慮しており、ソルダーレジスト事件判決で示された、「除くクレーム」であっても新たな技術的事項を導入しない限り新規事項追加には当たらないとの考え方と整合的な判断を示したものと考えられる。
また、原告は「新規事項の追加は異議手続では審理、判断されておらず、これを審理対象とするのは、最高裁判所昭和４２年（行ツ）第２８号同５１年３月１０日大法廷判決・・・メリヤス事件に反する」旨を主張した。メリヤス事件判決は、「特許無効の抗告審判の審決に対する取消の訴においてその判断の違法が争われる場合には、専ら当該審判手続において現実に争われ、かつ、審理判断された特定の無効原因に関するもののみが審理の対象とされるべきものであり、それ以外の無効原因については、右訴訟においてこれを審決の違法事由として主張し、裁判所の判断を求めることを許さないとするのが法の趣旨であると解すべきである。」と述べている。メリヤス事件判決の上記法理が決定取消訴訟においても適用されるのかに関して、本件判決は判断を避け、「仮に、本件において、異議手続で審理・判断されていない新規事項の追加の有無について審理・判断することができるとしても、・・・新規事項を追加するものとは認められない」と述べた。