【表面粗さパラメータの充足判断と公然実施による無効】
投稿日：２０２６年９月２日 |
著者：弁護士 大野 浩之
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参照条文／キーワード／論点 |
パラメータ発明／公然実施 |
ポイント
※本件では、排水溝壁面の表面粗さ（Ｒａ）が「２．０μｍ以下」であるというパラメータ要件の解釈が争われ、裁判所は「排水溝の全長にわたり２．０μｍ以下であること」を要求して非充足と判断した。 |
判決概要 |
| 裁判所 | 大阪地方裁判所第２１民事部 |
| 判決言渡日 | 令和５年１月３１日 |
| 事件番号 | 平成２９年（ワ）第４１７８号 |
| 事件名 | 審決取消請求事件 |
| 裁判長裁判官
裁判官 裁判官 |
武宮 英子
杉浦 一輝 峯 健一郎 |
事案の概要
本件は、本件特許１（発明の名称：シュープレス用ベルト）及び本件特許２（発明の名称：製紙用弾性ベルト）を用いて、被告製品の差止等を請求した事案であって、充足論の他に、公然実施による無効も争点となった事案である。
１ 対象特許
（１）本件発明２
２Ａ 表面に排水溝を有する製紙用弾性ベルトにおいて、
２Ｂ 前記排水溝の壁面の表面粗さが、算術平均粗さ（Ｒａ）で、２．０μｍ以下であることを特徴とする、
２Ｃ 製紙用弾性ベルト。
「【００１２】
排水溝の壁面の表面粗さを２．０μｍ以下にすると、水の流れに対する抵抗を小さくすることができるとともに、紙かすの付着が大幅に減少し、良好な搾水性能を発揮することができる。」
「【００１６】
図２は、この発明の一実施形態に係る製紙用弾性ベルトの排水溝の一例を示している。図示する排水溝１０は、断面形状が矩形とされており、溝の壁面の表面粗さ（日本工業規格で規定する平均粗さＲａ）は２．０μｍ以下である。
【００１７】
図３は、この発明の他の実施形態に係る製紙用弾性ベルトの排水溝の他の例を示している。図示する排水溝１１は、下方に向かって凸状に湾曲した底部形状を有しており、溝の壁面の表面粗さは２．０μｍ以下である。この実施形態のように湾曲した底部形状を持つ排水溝１１であれば、溝底の特にコーナー部を起点とするクラックの発生を抑制できる。
【００１８】
溝の壁面の表面粗さを２．０μｍ以下にするための手法として、次のいずれかを用いることができるが、両方を併用することが特に有効である。」
「【００２５】
表面粗さは、表面粗さ輪郭形状測定器（サーフコム７３３Ａ：東京精密社製）にて測定した。表１の結果から明らかなように、冷却液の温度が１０℃以下のときに、溝壁面の表面粗さが２μｍ以下となっていることが認められる。
【００２６】
本願発明者は、溝壁面の表面粗さが０．７μｍ、２μｍ、３μｍおよび４μｍの各弾性ベルトを新聞紙用のシュープレスに使用し、目視により溝壁面の汚れのレベルを確認した。その結果を以下の表２に示す。
【００２７】
【表２】
」
（２）本件発明１
１Ａ 補強基材と熱硬化性ポリウレタンとが一体化してなり、前記補強基材が前記ポリウレタン中に埋設され、
１Ｂ 外周面および内周面が前記ポリウレタンで構成されたシュープレス用ベルトにおいて、
１Ｃ 外周面を構成するポリウレタンは、末端にイソシアネート基1を有するウレタンプレポリマーと、ジメチルチオトルエンジアミンを含有する硬化剤と、を含む組成物から形成されている、
１Ｄ シュープレス用ベルト。
「【００２３】
図２は、ベルト２の一例を示す部分断面図である。このベルトは、エンドレスであり、補強基材となる基布６と熱硬化性ポリウレタン７とが一体化してなる。基布６は、ポリアミド、ポリエステルなどの有機繊維で構成されている。基布６は、単一層からなるポリウレタン７によって含浸および被覆されている。ベルトの外周面および内周面は、ポリウレタン７で構成されている。」
【図２】
「【００３８】
外周面を構成するポリウレタン７、１１、１３、１５、１７、１９、２１の硬化剤としては、一般的にはポリオール系、芳香族ジオール系、芳香族ジアミン系などの硬化剤が使用される。ポリオール系の硬化剤としては、ポリテトラメチレングリコール（ＰＴＭＧ）、ポリプロピレングリコール（ＰＰＧ）などを使用することが可能である。また、芳香族ジオール系の硬化剤としては、ヒドロキノンジ（ベーターヒドロキシエチル）エーテル（ＨＱＥＥ）などを使用することができる。また、芳香族ジアミン系の硬化剤としては、４，４’－メチレン－ビス－（２－クロロアニリン）（ＭＯＣＡ）、トリメチレン－ビス（４－アミノベンゾアート）（ＣＵＡ－４）、ジエチルトルエンジアミン（ＤＥＴＤＡ）、ジメチルチオトルエンジアミン（ＤＭＴＤＡ）などを使用することができる。中でも、本発明の一つの特徴として、芳香族ジアミン系硬化剤の一種であるジメチルチオトルエンジアミンを含有する硬化剤を使用するのが好ましい。ジメチルチオトルエンジアミンは、式１で表される３，５－ジメチルチオ－２，４－トルエンジアミンを使用することができる。
【００３９】
【化１】
２ 被告製品
【被告製品１】
【被告製品２及び３】
1
判旨
（１）本件発明２の充足論
「 構成要件２Ｂは『前記排水溝の壁面の表面粗さが、算術平均粗さ（Ｒａ）で、２．０μｍ以下であることを特徴とする、』と規定しており、その他の構成要件をみても、表面粗さが２．０μｍ以下であるべき範囲や割合等について何ら限定を加えていない。
また、本件明細書２をみるに、表面粗さが２．０μｍ以下であるべき範囲や割合等について限定を加える記載や表面粗さが２．０μｍを超えた場合であっても表面粗さが２．０μｍ以下である場合と同様の作用効果を奏する条件等に関する記載は見当たらない。
そうすると、構成要件２Ｂの『排水溝の壁面の表面粗さが、算術平均粗さ（Ｒａ）で、２．０μｍ以下であること』とは、その字義どおり、排水溝の全長にわたって、その壁面の表面粗さが、算術平均粗さ（Ｒａ）で、２．０μｍ以下であることを要すると解するのが相当である。」
「 前記条件を満たす全ての反番のベルトにおいてＲａ＞２．０のみならずＲａ＞２．２の箇所があり、これに該当する箇所が存在することは明らかである（甲第１８号証の測定結果はＲａ＞２．０となる箇所が示されていないが、溝底（走行方向）の１箇所を２回測定したのみであって、この結果から該当する箇所が存在しないと判断することは困難である。）から、これらの製品の他の箇所の排水溝壁面の表面粗さを測定した場合においても、同様にＲａ＞２．２となる箇所が存在することが推認される。
前記アのとおり、構成要件２Ｂの『排水溝の壁面の表面粗さが、算術平均粗さ（Ｒａ）で、２．０μｍ以下であること』とは、排水溝の全長にわたって、その壁面の表面粗さが、算術平均粗さ（Ｒａ）で、２．０μｍ以下であることをいうと解されるところ、被告製品１～３及び５は、いずれも排水溝の全長にわたって、その壁面の表面粗さが、算術平均粗さ（Ｒａ）で、２．０μｍ以下であるとは認めるに足りず、構成要件２Ｂの構成を有するとは認められない。」
「 原告は、第１５回弁論準備手続期日から損害論の審理が開始されたにもかかわらず、被告は、被告製品１～３及び５と同じシリーズの製品等における排水溝壁面の表面粗さの測定結果（乙１５２～１５９）を新たに証拠提出するとともに、非侵害の主張を行ったことが時機に後れた攻撃防御方法に当たる旨を主張する。
しかし、被告が前記証拠等を提出したのは、原告が、訴状においてはイ号製品が本件発明２の技術的範囲に属する旨を主張しつつも、被告製品１～３及び５の排水溝壁面の表面粗さに限定して立証活動をしていたが、裁判所が本件発明２については損害論に入る旨の心証開示を行ったことを受けて、被告製品１～３及び５の各製品と同じシリーズの製品等についても本件発明２の技術的範囲に属する旨を改めて主張したことに対応するものであって、必ずしも時機に後れたものとは認められない。したがって、原告の前記主張は採用できない。」2
「 原告は、ＩＫベルト１７～１９に対する測定結果等として甲第９９号証～第１０４号証を提出し、令和４年７月２２日付け第３８準備書面（『第２』の３）及び同日付け第３９準備書面（『第２』（別紙を含む。））において、これらの証拠に基づく主張を行うが、当裁判所は、これらを時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下する。すなわち、同年５月１７日の書面による準備手続中の協議において、当裁判所及び当事者双方は、ベルトの排水溝壁面の表面粗さに関する測定を全て完了したことを確認した上で、原告は、次回協議までの準備事項として、既に実施されていた原告の測定結果に基づく主張書面、被告の測定結果に対する反論書面、損害論の主張をまとめた書面等を提出することになった（当裁判所に顕著な事実）。そうであるにもかかわらず、原告は、その後、作製したベルトのサンプルの排水溝壁面の表面粗さを新たに測定して、その結果等を甲第９９号証～第１０４号証として提出し、これに関し、従前には全く主張されていなかった分析手法を新規に提唱した上、これに基づく分析結果によれば構成要件２Ｂの充足性が肯定されるとする主張書面（前記第３８準備書面及び第３９準備書面の部分）を提出した。したがって、原告によるこれらの攻撃防御方法の提出は、時機に後れたものであって、そのことについて、原告には少なくとも重過失があり、また、これを許せば、被告も反論を展開したり、新たにベルトの排水溝壁面の表面粗さを測定する必要が生じるなど、本件訴訟の完結が著しく遅れることは明らかである。」
「 原告は、被告製品１～３及び５が本件発明２に係る各構成を有することを前提として、同一シリーズに属する製品は同様の加工条件で加工することが通常であることやベルトエースⅠ及びⅡはその基布構造に相違があるのみであること等を指摘して、被告製品シリーズも本件発明２の各構成要件を充足する旨を主張する。
しかし、前記（２）のとおり、被告製品１～３及び５は本件発明２の構成要件２Ｂに係る構成を有しているとは認められないから、原告の前記主張はその前提を欠く。また、別紙『測定結果一覧』記載のとおり、ベルトエースⅡＩｃｈｉｒｉｋｉ（甲７３、乙１５５）やその他の製品についても、本件発明１～３及び５と同様に全ての反番においてＲａ＞２．２となった箇所が存在することから、これらの製品の他の箇所の排水溝壁面の表面粗さを測定した場合においても、同様にＲａ＞２．２となる箇所が存在することが推認される。
したがって、被告製品シリーズは、いずれも排水溝の全長にわたって、その壁面の表面粗さが算術平均粗さ（Ｒａ）で、２．０μｍ以下であるとは認めるに足りず、構成要件２Ｂの構成を有するとは認められない。」
（２）本件発明１の無効論（公然実施）
「 被告は、平成１１年５月から平成１２年４月までの間に、日本製紙八代工場にベルト４反（ベルトＢ）を納品し、ベルトＢが同工場において平成１１年６月１１日から平成１２年５月９日までの間に使用開始されており、ベルトＢの構成は本件発明１の構成要件と一致し、納品によってその構成が日本製紙に知り得る状態となり、また、当業者はＤＭＴＤＡの同定が可能であったとして、本件特許１の出願前にベルトＢに係る発明が公然実施された旨主張するので、以下検討する。」
「（ア）被告は、昭和６３年からベルトを製造していたところ、平成８年４月に新工場を新設して、ベルトの製造を集約することとなった。それに伴い、被告では、品質を一定の水準以上に維持するために、製造工程の一連の流れ、各ステップの管理項目、品質特性（品質保証項目）及び管理方法を明確にしたルールを作成することとなり、平成１１年２月２６日、ＱＣ工程図が作成された。（以上につき、乙３２、８３）
ＱＣ工程図には、樹脂コーティング工程に関し、①ビス（メチルチオ）－２，４－トルエンジアミン、ビス（メチルチオ）－２，６－トルエンジアミン及びメチルチオトルエンジアミンの混合物であるエタキュアー３００（硬化剤）のほか、イソシアネート基を末端に有するプレポリマーである、タケネートＬ２３９０及びタケネートＬ２３９５を受け入れ、⑩①の樹脂を調合し、⑪基布（ベース）のシュー側（内周面側）にコートしてキュアし、その後、⑮反転して、⑱①で受け入れた樹脂を調合し、⑲基布（ベース）のフェルト側（外周面側）にもコートしてキュアする旨の記載がある（乙３２～３６、１３０～１３２。なお、数字は工程番号を指す。）。
（イ）被告は、ＱＣ工程図に従って、平成１１年３月１日から同月４日の間に反番５１＋０１３４９のベルト、同年８月５日から同月１０日の間に反番５１＋０４７５０のベルト、同年１０月１日から同月５日の間に反番５１＋０６８０１のベルト及び平成１２年２月１５日から同月２２日の間に反番５２＋００４８１のベルトの各樹脂コーティング工程作業を行い、その頃、基布面を完全に被覆する両面樹脂構造であり、かつ、排水溝を有するベルトＢの製造を完了させ、日本製紙に対し、平成１１年５月１４日、同年９月３日、同年１０月２１日及び平成１２年４月２７日、それぞれ納品した（乙２５、２７～３１、８３）。
イ 前記ア（ア）及び（イ）によれば、ベルトＢは、ポリウレタンにより基布が完全に被覆されており、内周面及び外周面のポリウレタンは、末端にイソシアネート基を有するウレタンプレポリマーとＤＭＴＤＡを含有する硬化剤とを含んでおり、熱硬化性であることが認められる。そうすると、公然実施発明Ｂは、基布を熱硬化性ポリウレタンが完全に被覆してなり、前記基布が前記ポリウレタン中に埋設され（構成Ｂ－ａ）、フェルト側およびシュー側が前記ポリウレタンで構成されたシュープレス用ベルトにおいて（構成Ｂ－ｂ）、フェルト側を構成するポリウレタンは、末端にイソシアネート基を有するウレタンプレポリマーと、ビス（メチルチオ）－２，４－トルエンジアミンおよびビス（メチルチオ）－２，６－トルエンジアミンを含有する硬化剤と、を含む組成物から形成されている（構成Ｂ－ｃ）、シュープレス用ベルト（構成Ｂ－ｄ）という構成を有していることが認められ、本件発明１の各構成要件を充足する。
（２） 特許法２９条１項２号所定の『公然実施』とは、発明の内容を不特定多数の者が知り得る状況でその発明が実施されることをいうところ、前記（１）ア（イ）のとおり、被告は、本件特許１出願前の平成１１年５月１４日から平成１２年４月２７日までの間、日本製紙に対し、ベルトＢを納品し、その内容を不特定多数の者が知り得る状況で公然実施発明Ｂを実施したものと認められる。」
「 原告は、ベルトの現物自体からは当該ベルトが幾つの層によって構成されているか等を把握することは不可能であること、ベルトを構成するポリウレタンは様々な化学物質で構成されているから、外周面を構成するポリウレタンに含有される硬化剤に着目した分析が行われたとはいえないこと、当時、硬化剤として考え得る候補物質は極めて多数存在していた上に、エタキュアー３００を用いることでクラックの発生を抑制できることは当業者においてすら知られていなかったから、硬化剤としてＤＭＴＤＡに着目し、これをわざわざ入手してサンプルとして分析機関に送付し、分析を依頼したとは到底いえないことを指摘して、ベルトＢを日本製紙に納品したとしても、ベルトＢの外周面に硬化剤としてＤＭＴＤＡが含有されていたことが特定できたとはいえない旨を主張する。
しかし、前記（１）アのとおり、ベルトＢは、日本製紙に納品され、自由に解析等をなされ得る状態におかれたものであり、解析等によりベルトの構造等を特定することは可能であるほか（甲２５等参照）、本件特許１の出願日前において、外周層、内周層等の複数の層を積層してベルトを製造することやウレタンプレポリマーと硬化剤とを混合してポリウレタンとし、ベルトの弾性材料とすることは、技術常識に属する事項であった（甲２、乙２６、２７）。これに加え、証拠（乙３７、１２４、１２７～１３３）及び弁論の全趣旨によれば、①昭和６２年に発行された書籍において、実用化されている硬化剤として、ＭＯＣＡのほかにエタキュアー３００が紹介されていたこと、②米国の会社が平成２年に発行したエタキュアー３００のカタログにおいて、エタキュアー３００は、新しいウレタン用硬化剤であり、ＴＤＩ（トルエンジイソシアナート。主にポリウレタンの原料として使用される化学物質）系プレポリマーに使用した場合、ＭＢＣＡ（ＭＯＣＡと同義。乙１４０、１４１）の代替品として、現在最も優れたものであると確信している旨が記載されていたこと、③米国の別の会社は、平成１０年に日本向けのエタキュアー３００のカタログを発行したこと、④平成１１年に日本国内で発行された雑誌には、ＭＯＣＡには発がん性があることが指摘されており、より安全性の高い材料が求められていたが、１９８０年代後半には、既にＭＯＣＡに代わる新しい硬化剤としてエタキュアー３００が開発された旨の記事が掲載されて いたこと、⑤被告は、平成３年頃からエタキュアー３００の研究を開始し、遅くとも平成９年７月時点では、製紙用ポリウレタンベルトの硬化剤としてエタキュアー３００を使用していたこと、⑥本件特許１の出願前に、エタキュアー３００ と同様にウレタン用に使用された主要な硬化剤は、１０種類前後であったことが認められる。これらの事実関係に照らすと、本件特許１の出願前に、エタキュアー３００は、ウレタン用の硬化剤として注目され、実用化されていたものと認められ、分析機関のライブラリにＤＭＴＤＡのマススペクトルが登録されていなかったとしても（平成２９年時点において、ライブラリにＤＭＴＤＡのマススペクトルを登録している分析機関と登録していない分析機関がある（甲１１、２４）。）、エタキュアー３００をサンプルとして分析機関に送付して分析を依頼した蓋然性があったといえ、当業者は、公然実施発明Ｂの内容を知り得たものと認められる。
証拠（甲３９、４０）及び弁論の全趣旨によれば、原告が、平成３０年６月、分析機関に対し、組成を明らかにすることなく被告製品３及び４のサンプルを送付し、ポリウレタンの定性分析を依頼したところ、硬化剤について特定することができなかったことが認められる。しかし、同分析機関が硬化剤を特定することができなかったのは、同分析機関のライブラリにＤＭＴＤＡのマススペクトルが登録されていなかったこと（甲２４の３）によるものと認められるところ、前記のとおり、エタキュアー３００をサンプルとして分析機関に送付して分析を依頼した蓋然性があったといえることに照らすと、前記結果（甲３９、４０）は、当業者が公然実施発明Ｂの内容を知り得たという結論に影響を与えるものではない。」
2原告の主張「裁判所から、侵害論につき、令和元年１０月１７日第１４回弁論準備手続期日において、被告製品１～３及び５が本件発明２の技術的範囲に属するとの心証開示がなされ、これにより侵害論の審理は終了し、第１５回弁論準備手続期日から損害論の審理が開始されたにもかかわらず、被告は、被告製品１～３及び５と同じシリーズの製品等における排水溝壁面の表面粗さの測定に関する報告書や切削加工に関する報告書等(乙１５２～１５９)を新たに証拠提出し、令和２年２月１０日付け準備書面(２０)において、被告製品１～３及び５が「前記排水溝の壁面の表面粗さが、算術平均粗さ(Ｒａ)で、２.０μｍ以下である」との構成要件を充足しないなどとして、非侵害の主張を行っている。」
被告の主張「前記イのとおり、被告製品１～３及び５の排水溝壁面の算術平均粗さは、同じ製品の中でもその測定箇所によって異なるのであるから、個々の製品によって当然に異なり得る。したがって、仮に、被告製品１～３や５が本件発明２の技術的範囲に含まれるとしても、他の製品が技術的範囲に含まれることは当然には導かれない。被告は、被告製品１～３及び５並びにこれらと同じシリーズや、被告が 製造販売するその他のシリーズのベルトについて、排水溝壁面の算術平均粗さを 測定したところ、同じシリーズであっても、算術平均粗さの値が全く異なる結果となった(乙１５２～１５５)。」
解説／検討
（１）充足論について
裁判所は、「Ｒａが２．０μｍ以下」という文言について、明細書に範囲や割合に関する限定が存在しないことを重視し、「排水溝の全長にわたり２．０μｍ以下であること」を要求した。その結果、一部でも２．０μｍを超える箇所が存在する被告製品は非充足と判断された。
パラメータ発明では、どの範囲・割合で要件を満たせば発明の効果が得られるのかを明細書に具体的に記載しておかないと、本件のように厳格な解釈が採用されるリスクがあることを示している。
（２）公然実施について
裁判所は、出願前に納品されたベルトについて、当業者が解析により構造や材料を把握し得る以上、「発明の内容を知り得る状態」にあったとして公然実施を認定した。
特に、硬化剤であるＤＭＴＤＡについても、当時既にウレタン用硬化剤として知られており、候補物質も限定されていたことから、分析による特定が可能であったと判断された。
公然実施の成否は「現物から直ちに分かるか」ではなく、「当業者が適切な分析を行えば把握できるか」という観点で判断されることを再確認できる事例である。