【国内書面提出期間内に明細書等の翻訳文を提出することができなかったことについて「正当な理由」が認めれなかった事例】
投稿日：２０２６年９月１４日 |
著者：弁理士 津田 理
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参照条文／キーワード／論点 |
国内書面提出期間／期限徒過／正当な理由 |
ポイント
※裁判所は、国内移行の手続を行った事務所が、そもそも、その手続についての委任を受けていないとしたうえで、仮にその委任が成立していたとしても、明細書等の翻訳文を提出することができなかったことは、担当の弁護士がその職務に求められる基本的な注意義務を尽くしたとはいえない、と判示した。 |
判決概要 |
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所第４部 |
| 判決言渡日 | 令和３年４月１５日 |
| 事件番号 | 令和２年（行コ）第１０００５号 |
| 事件名 | 手続却下処分取消請求控訴事件 |
| 裁判長裁判官
裁判官 裁判官 |
菅野 雅之
岡山 忠広 中村 恭 |
事案の概要
１．事実関係
Ｈ２６．４．８ 控訴人がＵＳ特許出願（基礎出願）
Ｈ２７．４．７ 控訴人が国際出願（本件国際出願。指定国に日本を含む。）
Ｈ２８．１０．１１ 国内書面提出の期限（Ｈ２８．１０．８～Ｈ２８．１０．１０は閉庁日）
Ｈ２８．１２．１６ 翻訳文と回復理由書を提出
Ｈ３０．３．２８ 特許庁長官が手続を却下する旨の処分（本件却下処分）
Ｈ３０．６．２９ 行政不服審査法に基づく審査請求
Ｈ３１．４．１０ 特許庁長官が却下する旨の採決（本件採決）
控訴人は、本件採決の取消しを求めて東京地裁に訴えを提起したものの、地裁（原判決）では、控訴人が国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出しなかったことについて特許法１８４条の４第４項の「正当な理由」があるということはできないとして、控訴人の請求が棄却された。
本件は、控訴人がこれを不服として知財高裁に控訴したものである。
＜控訴人及びその関係者＞
・控訴人（Ｍｅｄｉｍｍｕｎｅ ＬＬＣ）
・ＢＰ社（Ｂｏｓｔｏｎ Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ Ｉｎｃ．）
Ａ氏：ＢＰ社の最高業務責任者（原判決ではＢ氏）
・ＲＰＬＬＰ（Ｒｏｐｅｓ ＆ Ｇｒａｙ， ＬＬＰ）
Ｂ弁護士：コーポレート部門のパートナー（原判決ではＣ弁護士）
Ｃ弁護士：コーポレート部門のアソシエイト（原判決ではＤ弁護士）
Ｅ弁護士：知財部門のパートナー（原判決でもＥ弁護士）
＜経緯＞
ＢＰ社による、本件国際出願の特許を受ける権利等の買収について
Ｈ２７．１２．２２
・ＲＰＬＬＰが、ＢＰ社の知財獲得事業戦略に関し、ＢＰ社を代理する旨の委任契約。
（ＲＰＬＬＰが、本件国際出願の特許を受ける権利等の買収案件に関与。）
Ｈ２８．６．２１
・控訴人とＢＰ社との間で、本件を含むあらゆる権利を譲渡等する旨の契約を締結。
Ｈ２８．６．２９
・ＢＰ社（Ａ氏）からＲＰＬＬＰ（Ｄ弁護士）に、ＵＳＰＴＯへの譲渡書類の届出を依頼。
→Ｈ２８．７．１８にＲＰＬＬＰ（Ｄ弁護士）が手続き。
本件知財資産の管理に関する３者（控訴人・ＢＰ社・ＲＰＬＬＰ）のやりとり
Ｈ２８．６．２４
・Ａ氏（ＢＰ社）から、Ｂ弁護士（ＲＰＬＬＰ）に、知財資産の管理の提案を要請。
→Ｂ弁護士は、Ｅ弁護士（ＲＰＬＬＰ）と協議する旨を回答。
Ｈ２８．６．２９
・Ｇ氏（ＢＰ社）から、Ｆ氏（控訴人）に、知財資産の知財顧問としてどの事務所に依頼するのか質問。
→Ｆ氏（控訴人）は、ＲＰＬＬＰが担当し、Ｃ弁護士が追って対応する旨を回答。
・Ｃ弁護士（ＲＰＬＬＰ）は、Ｇ氏（ＢＰ社）に、何に関して／何をすべきかを質問。
→Ｇ氏（ＢＰ社）は、特許譲渡の件である旨を回答。
→Ａ氏（ＢＰ社）は、Ｂ弁護士とＥ弁護士が提案（草案）を作成中である旨を返信。
Ｈ２８．７．６
・Ｂ弁護士（ＲＰＬＬＰ）から、Ａ氏へ、知財管理の草案を送信。
→Ａ氏から、草案に同意する旨の回答。
→同日、Ａ氏から、同意を撤回する旨の連絡。
Ｈ２８．８．８
・控訴人から、Ａ氏（ＢＰ社）およびＣ弁護士（ＲＰＬＬＰ）に、本件を含む特許関連書類（本件ファイル）が格納されたドロップボックスのリンクを知らせるメールを送信。
なお、同メールには、Ｃ弁護士宛てに「本件国際出願の国内移行期限が２０１５．１０．８であること」および「控訴人は、本件の特許審査過程の遂行に対して一切の責任を負わず、ファイルを閉鎖すること」のメッセージが記載されていた。
・Ｃ弁護士は、Ｂ弁護士にどのように進めればよいか指示を仰ぐメールを送信。
→Ｂ弁護士は、ＲＰＬＬＰが引き受けたと仮定してＥ弁護士と協働するように指示。
・Ｃ弁護士は、Ｅ弁護士に、控訴人からの上記メールを添付したうえで、控訴人がＢＰ社への本件ファイルの移管を開始したことを報告するメールを送信。
→Ｅ弁護士からは、自動不在通知メールが送信。
Ｅ弁護士は、父親の葬儀のためインドに帰国していた。Ｅ弁護士の補助者は、Ｃ弁護士からのメールにフラグを付した。
・Ａ氏（ＢＰ社）が、Ｃ弁護士に、控訴人からのメールを受領したか問い合わせ。
→Ｃ弁護士は、メールを受領した旨と、Ｅ弁護士も宛先とする予定である旨を返信。
・Ｃ弁護士は、Ａ氏とＢ弁護士とＥ弁護士をｃｃに入れて、控訴人に、本件ファイルにアクセスできた旨と、追ってＥ弁護士を紹介する旨をメールで連絡。
→Ｅ弁護士の補助者は、このメールにもフラグを付した。
Ｈ２８．１０．１７
Ｃ弁護士とＥ弁護士が期限徒過に気付く。
（Ｅ弁護士は、期限徒過するまで、Ｈ２８．８．８付けのメールを見ることはなかった。）
争点
（１）ＲＰＬＬＰが、本件国際出願の国内移行手続きをＢＰ社から受任したといえるか
（２）「正当な理由」の有無
裁判所の判断
（１）ＲＰＬＬＰによる本件国際出願の国内移行手続きの受任の有無
・特許法１８４条の４第４項は、平成２３年法律第６３号による改正前特許法１１２条の２第１項が欧米と比較して非常に厳格であり実質的な救済が図られていないとの指摘を受けて、特許法条約（ＰＬＴ）の「権利の回復」に関する規定に準拠して平成２３年の特許法改正により規定されたものであり、こうした改正の経緯からすると、外国語特許出願人について、期限の徒過があった場合でも、柔軟な救済を図ることを目的としたものであると解されるが、他方で、①出願に係る権利は、その権利者の自己管理の下で行われるべきものであること、②失効した出願に係る権利の回復を無制限に認めると第三者に過大な監視負担をかけることになることを考慮すると、同項にいう「正当な理由があるとき」とは、特段の事情がない限り、国際特許出願を行う出願人が相当の注意を尽くしていたにもかかわらず、客観的にみて国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったときをいうものと解するべきであり（知財高裁平成２９年３月７日判決・判時２３６３号７９頁参照）、出願人が書面の提出及びその期限の管理等の事務を弁護士（弁理士を含む。）に包括的に委任しているときには、特許管理等の専門性に鑑みると出願人がこれらの事務を処理することが一般的に想定されないことから、上記の「正当な理由」については、特段の事情のない限り、受任者を基準として判断するものと解するのが相当である。
本件では、控訴人は、本件国際出願を含む本件知財資産を譲り渡したＢＰ社が本件知財資産の管理をＲＰＬＬＰに委任したと主張しているため、以下では、本件国際出願の国内移行手続についてＲＰＬＬＰが受任していたか否かについて、まず検討を加える。
・ＲＰＬＬＰは、本件知財資産の譲渡契約の締結に関与し、ＢＰ社の委託を受けて、譲渡書類の届出を行ったものの、他方、ＢＰ社の最高業務責任者であるＡ氏は、平成２８年６月２９日、Ｃ弁護士らに対し、本件知財資産の継続的管理を依頼するかどうかについては更なる議論が必要である旨を伝え、加えて、同年７月２７日、Ｂ弁護士に対し、ＲＰＬＬＰの提案した同資産の知財管理草案に一度は同意する旨の電子メールを送信したものの、その直後に、これを撤回する旨の連絡（本件撤回メール）を送信したとの事実が認められる。そして、同メールの送受信後は、Ｂ弁護士とＡ氏との間で本件知的資産の知財管理に関して具体的なやり取りはなく、また、同年８月８日、Ｄ氏からＡ氏及びＣ弁護士に対し、本件ファイルが格納されたドロップボックスのリンクを同弁護士に知らせる電子メールが送信された後、同弁護士は、Ｂ弁護士の指示を受けて、ＲＰＬＬＰがこの案件を引き受けたものと仮定してＥ弁護士と協働することとしたものの、Ａ氏との間では、上記電子メールを受領したこと、知財部門のＥ弁護士を宛先に追加すること等を電子メールで送信したほかには、本件国際出願の国内提出期間が経過した後の同年１０月１７日に至るまで、ＲＰＬＬＰの関係者とＢＰ社との間では、本件知財資産の知財管理に関して具体的な打合せが行われ、それらを踏まえてＢＰ社がＲＰＬＬＰに委託する旨の連絡がされたことをうかがわせる証拠はない。
以上によれば、本件において、ＢＰ社が本件国際出願の国内移行手続をＲＰＬＬＰに対して委任したと認めるに足りる証拠はない。
・なお、ＢＰ社の最高業務責任者であるＡ氏は、宣誓書（甲１６）において、本件撤回メールを送信した記憶はなく、平成２８年８月８日に控訴人が本件ファイルをＲＰＬＬＰに移管し、Ｃ弁護士が控訴人に返信したメールにＥ弁護士を宛先のカーボンコピーに入れた時点で、ＲＰＬＬＰに本件国際出願の国内移行手続の管理を委任したとの認識であった旨陳述するが、Ａ氏は、Ｃ弁護士から上記メールを受信した以降、Ｂ弁護士から本件国際出願の国内書面提出期間が徒過したことを知らされるまでの約２か月間、Ｅ弁護士から、本件ファイルのレビューの状況を含め、その管理状況等に関して一切の連絡を受けることはなく、また、ＲＰＬＬＰの関係者に本件知的資産の管理状況等に関して問い合わせ等をしていたこともうかがわれないのであるから、このような客観的状況に照らせば、委任が成立していたとは認め難い。
・控訴人は、本件に関係するマサチューセッツ州法によれば、ＲＰＬＬＰは、ＢＰ社から、本件国際出願の国内移行手続を明示的でなくても黙示に受任していた旨主張する。
しかし、Ｂ弁護士や、Ｅ弁護士、同弁護士の補助者の陳述に照らせば、コーポレート部門のＢ弁護士は、本件国際出願を含む本件知的資産の知財管理に関して受任したとの認識を有しておらず、あくまでＲＰＬＬＰが同管理を受任したことを想定して、Ｃ弁護士にＥ弁護士と協働するように指示したにすぎないし、知財部門のＥ弁護士を含めた知財部門も、ＢＰ社から、本件国際出願を含む本件知的資産の知財管理を受任したとの認識を有していなかったと認めるのが相当である。そして、Ｃ弁護士は、Ｂ弁護士の指示を受けて、ＢＰ社のＡ氏に対し、Ｄ氏からのメールを受信したこととＥ弁護士を宛先に追加する予定である旨の電子メールを送信し、また、Ｄ氏に対し、宛先のカーボンコピーにＡ氏他を追加して、「追って資料をレビューする当所の特別顧問であるＥ弁護士を紹介したいと思います」と記載した電子メールを送信したに止まり、以後、平成２８年１０月１８日までの間、ＲＰＬＬＰの関係者とＢＰ社との間で、本件知的資産の知財管理に関して具体的な協議がされた形跡がないことは引用に係る原判決の第４の１（２）ア（補正後のもの）が説示するとおりである。
そうすると、控訴人が本件に関係する準拠法であると指摘する米国マサチューセッツ州の法律によっても、ＢＰ社とＲＰＬＬＰとの間で、遅くとも平成２８年８月８日までに、委任関係が成立したと認めることはできない。
（２）「正当の理由」の有無について
・前記のとおりＢＰ社が本件国際出願の国内移行手続をＲＰＬＬＰに委任したと認めることはできないから、本件国際出願の国内移行手続に関する期間管理の責任を負っていたのはＢＰ社であってＲＰＬＬＰではないので、この点に関する補充主張についてまで判断する必要はない。
・なお、付言するに、仮に、控訴人が主張するように、ＢＰ社からＲＰＬＬＰへの委任が成立し、ＲＰＬＬＰのコーポレート部門が知財部門に対応を委ねたというのであれば、たとえＥ弁護士が父の死に伴いインドにおいて宗教儀式に参加していたとしても、特許分野において長年のキャリアを有する同弁護士が、事務所に復帰後も含めて、補助者がフラグを付した知財部門にとって要確認の電子メールを読み落とした以上、本件知的資産の知財管理を受任した弁護士事務所に所属する弁護士として、その職務に求められる基本的な注意義務を尽くしたということができないことは明らかであるし、悲嘆にくれた同弁護士に事務処理を委ねるのが相当でない状況にあったというのであれば、ＲＰＬＬＰにおいて他の弁護士に担当替え等をする義務が生じ、これに違反したというほかない。結局のところ、この点に関する控訴人の主張は、弁護士約１２００名を要するＲＰＬＬＰの各部門間において相互に責任の転嫁を試みているにすぎないというべきものであるから（仮に、知財部門がコーポレート部門から適切な指示を得ていなかったとすれば、事務処理の委任を受けながら、適切な指示をしなかったコーポレート部門に義務違反があることは明らかである。）、いずれにしてもＲＰＬＬＰは、到底、第三者に対して免責を主張し得るものではない。
解説／検討
判決にも記載されているように、特許法１８４条の４第４項は、改正前の特許法１１２条の２第１項が欧米と比較して非常に厳格であり実質的な救済が図られていないとの指摘を受けて、特許法条約（ＰＬＴ）の「権利の回復」に関する規定に準拠して、平成２３年の特許法改正により規定されたものである。
同項の「正当な理由」は、第三者の監視負担に配慮しつつ実効的な救済を確保できる要件として、特許法条約１２条の「Ｄｕｅ Ｃａｒｅ」（相当な注意）基準を採用したものであるとされているが、欧米と比較するとまだ厳格に規定されており、まったく救済が図られていないと言っても過言ではない。
特許庁（産構審）で、ＵＳの「Ｕｎｉｎｔｅｎｔｉｏｎａｌ」基準にあわせる方向で法改正をしてはどうかという検討が行われ、本国会で、そのような特許法の改正が審議されている。
今後の法改正が待たれるところではあるが、仮にＵＳの「Ｕｎｉｎｔｅｎｔｉｏｎａｌ」基準で判断した場合には、本件のようなケースでも救済措置が受けられるのではないか。