【引用文献に記載の発明の下位概念として包含される発明の特許性を否定した事例】
投稿日：２０２６年８月２９日 |
著者：弁護士 木村 広行
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参照条文／キーワード／論点 |
特許法２９条１項／同２項／新規氏／進歩性／選択発明／顕著な効果 |
ポイント
※本判決は、本件発明１は，甲１発明Ａの下位概念として包含される関係にあると認定した。その上で、引用文献に記載の発明の下位概念として包含される発明の特許性について、先行の公知となった文献に具体的に開示されておらず，かつ，先行の公知文献に記載された発明と比較して顕著な特有の効果，すなわち先行の公知文献に記載された発明によって奏される効果とは異質の効果，又は同質の効果であるが際立って優れた効果を奏する場合を除き，特許性を有しないものと解するのが相当であると判示した上、甲１には，本件発明１に該当する態様が具体的に開示されていることは認められないとし、また、本件発明１は，甲１発明Ａと比較して顕著な特有の効果を奏するものではないとして，特許性を有しないものと解するのが相当であると判断した。 |
判決概要 |
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所第３部 |
| 判決言渡日 | 令和２年１月３０日 |
| 事件番号 | 平成３０年（行ケ）第１０１５７号 |
| 事件名 | 審決取消請求事件 |
| 裁判長裁判官
裁判官 裁判官 |
鶴岡 稔彦
上田 卓哉 山門 優 |
事案の概要
⑴ 本件特許
特許番号 特許第５１９６０７３号
発明の名称 重合性化合物含有液晶組成物及びそれを使用した液晶表示素子
出願日 平成２３年１２月１５日
登録日 平成２５年２月１５日
優先日 平成２２年１２月２４日
⑵ 特許無効審判（無効２０１４－８００１０３号事件）における、平成２７年７月６日付けの訂正請求による訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載（請求項１に係る発明を「本件発明１」という。）
【請求項１】
第一成分として，一般式（Ｉ－１）から一般式（Ｉ－４）
【化１】
（式中，Ｒ¹及びＲ²はそれぞれ独立して以下の式（Ｒ－１）から式（Ｒ－１５）
【化２】
の何れかを表す。）で表される重合性化合物を一種又は二種以上含有し，第二成分として，一般式（ＩＩ）【化３】
（式中，Ｒ³は炭素数１から１０のアルキル基を表し，Ｒ⁴は炭素数１から１０のアルキル基又はアルコキシル基を表し，ｍは０，１又は２を表す。）で表される化合物を１種又は２種以上含有することを特徴とする重合性化合物含有液晶組成物であって，
一般式（ＩＶ－１）
【化８】
（式中，Ｒ³は前記Ｒ³と同じ意味を表し，Ｒ⁴は前記Ｒ⁴と同じ意味を表す）で表される化合物を１種又は２種以上含有し，
塩素原子で置換された液晶化合物を含有しない，
重合性化合物含有液晶組成物。
⑶ 本件審決が認定した甲１（国際公開第２０１０／０８４８２３号）に記載された発明（以下「甲１発明Ａ」という。），本件発明１と甲１発明Ａの一致点及び相違点（本判決より引用。なお、本判決は同じ相違点を認定）
ア 甲１発明Ａ
「第一成分として，化合物（１－１－１）～化合物（１－７－１）（化学構造式及び定義は摘記甲１－１１（判決注：甲１の【００７１】～【００７６】，本判決６０頁以下）を参照。）などの式（１）（化学構造式及び定義は摘記甲１－１の請求項１（判決注：甲１の特許請求の範囲（請求項１，本判決５１頁））を参照。）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物（化合物（１）），
第二成分として，化合物（２－１－１）～化合物（２－１２－１）（化学構造式及び定義は摘記甲１－１１を参照。）などの式（２）（化学構造式及び定義は摘記甲１－１の請求項１を参照。）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物（化合物（２）），及び
第三成分として化合物（３－１－１）～化合物（３－２３－１）（化学構造式及び定義は摘記甲１－１１を参照。）などの式（３）（化学構造式及び定義は摘記甲１－１の請求項１を参照。）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物（化合物（３））を含有し，第三成分を除く液晶組成物の重量に基づいて，第一成分の割合が１０重量％から６０重量％の範囲であり，第二成分の割合が５重量％から５０重量％の範囲であり，そして第三成分を除く液晶組成物１００重量部に対して，第三成分の割合が０．０５重量部から１０重量部の範囲であり，そしてネマチック相の上限温度が７０℃以上であり，波長５８９ｎｍにおける光学異方性（２５℃）が０．０８以上であり，そして周波数１ｋＨｚにおける誘電率異方性（２５℃）が－２以下である，液晶組成物。」
イ 本件発明１と甲１発明Ａの一致点及び相違点
（一致点）（甲１発明Ａの化合物の式を『』を付して用い，本件発明１の化合物の並びに合わせて記載した。）
「第一成分として，
『化合物（３－１－１）～化合物（３－２３－１）（化学構造式及び定義は摘記甲１－１１を参照。）などの式（３）（化学構造式及び定義は摘記甲１－１の請求項１を参照。）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物（化合物（３））』
を含有し，
第二成分として，
『化合物（１－１－１）～化合物（１－７－１）（化学構造式及び定義は摘記甲１－１１を参照。）などの式（１）（化学構造式及び定義は摘記甲１－１の請求項１を参照。）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物（化合物（１））』
を含有することを特徴とする重合性化合物含有液晶組成物であって，
『化合物（２－１－１）～化合物（２－１２－１）（化学構造式及び定義は摘記甲１－１１を参照。）などの式（２）（化学構造式及び定義は摘記甲１－１の請求項１を参照。）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物（化合物（２））』
を含有する，重合性化合物含有液晶組成物。」
（相違点１）
本件発明１の「第一成分」が「一般式（Ｉ－１）から一般式（Ｉ－４）（化学構造式及び定義は，上記第５「本件特許に係る発明」の請求項１（判決注：本件訂正後の特許請求の範囲の請求項１）を参照。）で表される重合性化合物の一種又は二種以上」であるのに対し，甲１発明Ａの「第三成分」は「化合物（３－１－１）～化合物（３－２３－１）（化学構造式及び定義は摘記甲１－１１を参照。）などの式（３）（化学構造式及び定義は摘記甲１－１の請求項１を参照。）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物（化合物（３））」である点
（相違点２）
本件発明１の「第二成分」が「一般式（ＩＩ）（化学構造式及び定義は，上記第５「本件特許に係る発明」の請求項１を参照。）で表される化合物を１種又は２種以上」であるのに対し，甲１発明Ａの「第一成分」は「化合物（１－１－１）～化合物（１－７－１）（化学構造式及び定義は摘記甲１－１１を参照。）などの式（１）（化学構造式及び定義は摘記甲１－１の請求項１を参照。）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物（化合物（１））」である点
（相違点３）
本件発明１が「一般式（ＩＶ－１）（化学構造式及び定義は，上記第５「本件特許に係る発明」の請求項１を参照。）で表される重合性化合物を１種又は２種以上」含有するのに対し，甲１発明Ａは「第二成分」として「化合物（２－１－１）～化合物（２－１２－１）（化学構造式及び定義は摘記甲１－１１を参照。）などの式（２）（化学構造式及び定義は摘記甲１－１の請求項１を参照。）で表される化合物の群から選択された少なくとも１つの化合物（化合物（２））」を含有する点
（相違点４）
本件発明１は「塩素原子で置換された液晶化合物を含有しない」のに対し，甲１発明Ａは，「塩素原子で置換された液晶化合物」を含有するか否か特定されていない点
争点
甲１発明Ａに基づく本件発明１の新規性及び進歩性
（他の争点は省略）
判旨
⑶ 本件発明１の特許性の判断について
ア 甲１発明Ａと本件発明１との関係
甲１発明Ａと本件発明１とを対比すると，相違点１ないし４（前記第２の３⑵イ）が存在すると認められる。
そして，相違点１ないし３に関し，①甲１発明Ａの第一成分として式（１）で表される化合物は，本件発明１の第二成分として一般式（ＩＩ）で表される化合物に，②甲１発明Ａの第二成分として式（２）で表される化合物は，本件発明１の一般式（ＩＶ－１）で表される化合物に，③甲１発明Ａの第三成分として式（３）で表される化合物は，本件発明１の第一成分として一般式（Ⅰ－１）から一般式（Ⅰ－４）で表される重合性化合物にそれぞれ対応するものであり，かつ，甲１発明Ａの化合物に本件発明１の化合物の全部又は一部が包含されている関係にあると認められる。
さらに，相違点４に関し，甲１発明Ａは，第一成分として式（１）で表される化合物，第二成分として式（２）で表される化合物，及び第三成分として式（３）で表される化合物を含有するものであるところ，甲１発明Ａには，これらの化合物として，塩素原子を含むものは記載されていない。しかしながら，甲１発明Ａは，第一成分ないし第三成分の化合物を「含有する」と特定するのみで，それ以外の化合物が含まれることを排除しておらず，また，甲１には，誘電率異方性の絶対値を上げるために，第四成分として，式（４－１）で表される，塩素原子で置換された液晶化合物を含むことができる旨が記載されているほか（【請求項２２】，【００５２】，【００５３】，【００５６】），甲１発明Ａに対応する実施例として，「塩素原子で置換された液晶化合物」を含有しない液晶組成物（実施例２１）と，これを含有する液晶組成物（実施例２０）の両者が記載されているものと認められる（【０１３３】，【０１３４】）。そうすると，かかる甲１の記載からみて，甲１発明Ａには，本件発明１の構成である「塩素原子で置換された液晶化合物を含有しない」態様と，これを含有する態様という二つの態様が包含されているといえる。
以上によれば，本件発明１は，甲１発明Ａの下位概念として包含される関係にあると認められる。
イ 本件発明１の特許性について
特許に係る発明が，先行の公知文献に記載された発明にその下位概念として包含されるときは，当該発明は，先行の公知となった文献に具体的に開示されておらず，かつ，先行の公知文献に記載された発明と比較して顕著な特有の効果，すなわち先行の公知文献に記載された発明によって奏される効果とは異質の効果，又は同質の効果であるが際立って優れた効果を奏する場合を除き，特許性を有しないものと解するのが相当である。
したがって，本件発明１は，甲１に具体的に開示されておらず，かつ，甲１に記載された発明すなわち甲１発明Ａと比較して顕著な特有の効果を奏する場合を除き，特許性を有しないところ，甲１には，本件発明１に該当する態様が具体的に開示されていることは認められない。
そこで，本件発明１が甲１発明Ａと比較して顕著な特有の効果を奏するものであるかについて，以下検討する。
（ア） 本件発明１の効果
本件明細書の記載事項によれば，「本発明」は，第一成分として，一般式（Ｉ）で表される重合性化合物を１種又は２種以上含有し，第二成分として，一般式（ＩＩ）で表される液晶化合物を１種又は２種以上含有することを特徴とするものであって，①低い温度で長時間放置した場合でも析出することなくネマチック状態を維持すること（効果（１）），②粘度が低いため，液晶表示素子とした場合の応答速度が速く，３Ｄ表示などへの適用も可能であること（効果（２）），③均一かつ安定な配向制御が得られ，焼き付きや表示ムラ等が少ないか全くないこと（効果（３））という効果を奏するものであり，この点に本件発明１の技術的意義があることを理解できる（前記⑴イ（イ），（ウ））。
また，本件明細書の記載事項によれば，効果（１）ないし（３）に関し，次のような開示があることが認められる。
ａ 効果（１）（低温保存性の向上）に関し
実施例１～４の液晶組成物が，－４０℃及び－２５℃のいずれの温度においても，２週間又は３週間ネマチック状態を維持したのに対し，フッ素原子を有しない重合性化合物を用いた比較例１の液晶組成物は，ネマチック状態を１週間しか維持せず，２週目には析出が確認された（前記⑴イ（エ）ａ）。
ｂ 効果（２）（低粘度）に関し
液晶組成物の粘度について，実施例１～６では，「１７．５ ｍＰａ・ｓ」～「１８．６ ｍＰａ・ｓ」であるのに対し，フッ素原子を有しない重合性化合物を用い，かつ一般式（ＩＩ－Ａ）及び（ＩＩ－Ｂ）で表される化合物を含まない比較例２は「２１．２ ｍＰａ・ｓ」（【００７９】）であった（前記⑴イ（エ）ｂ）。
ｃ 効果（３）（焼き付きや表示ムラ等が少ないか全くないこと）について
一般式（Ⅰ）におけるビフェニル骨格の構造は，式（Ｉ－１１）から式（Ｉ－１４）（式（Ｉ－１）～式（Ｉ－４））であることがより好ましく，かかる骨格を含む重合性化合物は，重合後の配向規制力がＰＳＡ型液晶表示素子に最適であり，良好な配向状態が得られることから，表示ムラが抑制されるか，又は全く発生しない。また，焼き付きや表示ムラ等の表示不良を抑制するため，又は，全く発生させないためには，塩素原子で置換される液晶化合物を含有することは好ましくない（前記⑴イ（イ））。
実施例１～６及び比較例２の液晶組成物において，重合性化合物の液晶化合物に対する配向規制力をプレチルト角の測定により確認した（前記⑴イ（エ）ｃ）。
（イ） 甲１発明Ａの効果
甲１の記載事項によれば，「本発明」は，ネマチック相の高い上限温度，ネマチック相の低い下限温度，小さな粘度，適切な光学異方性，正又は負に大きな誘電率異方性，大きな比抵抗，紫外線に対する高い安定性，熱に対する高い安定性などの液晶組成物における望ましい特性において，少なくとも１つの特性を充足し，かつ，少なくとも２つの特性に関して適切なバランスを有する液晶組成物を提供することを技術課題とし，上記課題を解決するために，第一成分として化合物（１）の群から選択された少なくとも１つの化合物，第二成分として化合物（２）の群から選択された少なくとも１つの化合物，及び第三成分として化合物（３）の群から選択された少なくとも１つの化合物を含有する液晶組成物という構成を採用したものであって，この点に同発明の技術的意義があることを理解できる（前記⑵イ（ア）～（ウ））。
そして，液晶分子の性質は，その末端部，コア部等の構造によって異なるものであることからすると（甲４１，乙１３），多様な構造を採り得る化合物（１）ないし（３）を配合成分とする甲１発明Ａは，これらの化合物の組合せやその配合量を最適化することで，上記の望ましい特性を複数備えた液晶組成物を得ることを前提とするものといえる。
ここで，甲１の実施例（１～５２）は，甲１発明Ａの化合物（１）ないし（３）の組合せやその配合量を最適化した甲１発明Ａの具体例であると認められるところ，いずれも，ネマチック相の下限温度（Ｔｃ）が「≦－２０℃」（ただし，実施例２１のみ「≦－３０℃」）であって，ネマチック相の好ましい下限温度である－１０℃以下より低いものであり，また，比較例１のそれと比べて短い応答時間を有するものである（前記⑵イ（オ））。
そして，これに加えて，化合物（３）を，表示不良を防ぐために好ましい割合である「０．１重量部から２重量部の範囲」（【００６０】）である０．２重量部ないし０．５重量部含有するものであることに鑑みると，本件優先日当時の当業者は，これらの実施例について，ネマチック相の低い下限温度，及び適度な応答時間を与える小さい粘度（【００７２】，表１）を示すものであり，さらに，重合性化合物（化合物（３））を適量用いたことにより表示不良が生じないという，液晶組成物の三つの望ましい特性，すなわち，①広い温度範囲において析出することがない，②高速応答に対応した低い粘度である，③表示不良を生じない，ことを同時に満たす液晶組成物であることを理解するものといえる。
また，上記の三つの特性は，液晶ディスプレイ（ＰＳＡ方式を含む）に用いる液晶組成物において，当然に期待される性質であると認められる（乙１０，１３，２５）。
（ウ） 効果の特別顕著性について
前記（イ）のとおり，甲１発明Ａは，①広い温度範囲において析出することがない，②高速応答に対応した低い粘度である，③表示不良を生じない，という効果を同時に奏する液晶組成物であることから，本件発明１と甲１発明Ａは，上記三つの特性を備えた液晶組成物であるという点において，共通するものである。
そこで，本件発明１に特許性が認められるためには，上記三つの特性において，本件発明１が，甲１発明Ａと比較して顕著な特有の効果を奏することを要する。
ａ 効果（１）（低温保存性の向上）について
（ａ） 本件発明１に関し，本件明細書には，実施例１～４及び比較例１の液晶組成物の低温保存試験において，実施例１～４は，－４０℃及び－２５℃のいずれの温度においても，２週間又は３週間ネマチック状態を維持したのに対し，フッ素原子を有しない重合性化合物を用いた比較例１の液晶組成物（【００７３】，【００７４】）は，ネマチック状態を１週間しか維持せず，２週目には析出が確認された旨が記載されている（前記⑴イ（エ）ａ）。
他方，甲１発明Ａに関し，甲１には，実施例１～５２及び「本発明」の第三成分を含有していない比較例１の組成物は，いずれも，ネマチック相の下限温度（Ｔｃ）が「≦－２０℃」（ただし，実施例２１のみ「≦－３０℃」）であり，ネマチック相の好ましい下限温度である－１０℃以下より低いものである旨が記載されている
（前記⑵）。
⒝ 前記（ａ）の記載に関し本件審決は，甲１の実施例１～５２及び比較
例１の「下限温度」は，－４０℃及び－３０℃のいずれでも（ただし，実施例２１は「－４０℃では」）１０日以内に結晶又はスメクチック相に変化したものと理解できるのに対し，本件明細書の実施例１～４は，－２５℃及び－４０℃で２週間又は３週間ネマチック状態を維持したと記載されているから，甲１に記載された実験結果より低い温度でより長い期間に渡り安定性が維持されるものと解することができ，本件発明１の低温保存性は，甲１に記載されていない有利な効果である旨判断した。
しかしながら，そもそも，本件明細書に記載された低温保存試験は，具体的な測定方法，測定条件について記載されていないため，甲１に記載された低温保存試験と同じ測定方法，測定条件で実施されたものであるかについて，本件明細書の記載からは明らかでない。
また，液晶組成物の低温保存試験は，液晶組成物のその他の物性値である粘度，光学異方性値，誘電率異方性値等と異なり，確立された標準的な手法は存在しないところ（弁論の全趣旨），甲３２（原告従業員による平成３０年７月１２日付けの試験成績証明書）においては，試験管（Ｐ－１２Ｍ）を用いた場合とクリーンバイアル瓶（Ａ－Ｎｏ．３）を用いた場合という容器の形状等の違いで実験結果に差異が生じ，甲１の実施例２０と甲８２（株式会社ＵＫＣシステムエンジニアリングによる平成３１年４月１７日付け試験報告書）の実験結果の間でも，低温保存試験の条件によって実験結果が異なることからすると，液晶組成物の低温保存試験においては，試験方法や試験条件が異なることで過冷却の状態が生じることを否定できず（甲４０），試験結果に著しい差異が生じる可能性があるものと認められる。
加えて，甲１の低温保存試験においては，化合物（１）ないし（３）の組合せやその配合量が顕著に異なる液晶組成物であっても，実施例２１（「Ｔｃ≦－３０℃」）を除いて，「Ｔｃ≦－２０℃」という同じ結果となっているのに対し，本件明細書の実施例１～４と比較例１は，フッ素原子を有する重合性化合物又はフッ素原子を有しない重合性化合物という配合成分の差異のみで，－２５℃及び－４０℃におけるネマチック状態の維持期間が顕著に異なる結果となっている。
⒞ 以上の事情に照らすと，低温保存試験に関する甲１の実験と本件明細書の実験が，同じ配合組成（配合成分及び配合量）の液晶組成物を試験した場合に同様の試験結果が得られるような，共通の試験方法，試験条件において実施されたものとは，にわかに考え難いというべきである。
さらに，本件明細書において，実施例１～４と対比されたのは，重合性化合物にフッ素原子を有しない構造を有するというほかは，実施例１～４と同様の配合組成を有する比較例１であって，その配合組成は，甲１の実施例（１～５２）とは顕著に異なるものである。そして，この点は，被告において本件明細書の試験の再現実験である旨主張する乙１４についても同様であることから，本件明細書及び乙１４の実験結果のみから，本件発明１の効果と甲１発明Ａの効果を比較することは困難である。
したがって，本件明細書に記載された実施例１～４の下限温度と，甲１に記載された実施例及び比較例の下限温度とを単純に比較するだけで，低温保存に係る本件発明１の効果が，甲１発明Ａの効果よりも顕著に有利なものであると認めることはできない。
ｂ 効果（２）（低粘度）について
前記（イ）のとおり，甲１発明Ａの具体例である実施例の液晶組成物は，いずれも高速応答に対応した低い粘度のものであることが認められるところ，液晶組成物の粘度について，本件発明１が甲１発明Ａと比較して顕著な特有の効果を奏するものであることを認めるに足りる証拠はない。
したがって，本件発明１が，甲１発明Ａと比較して，低粘度に係る有利な効果を奏するものとは認められない。
ｃ 効果（３）（焼き付きや表示ムラ等が少ないか全くないこと）について
（ａ） 本件発明１に関し，本件明細書には，実施例１～６の液晶組成物，及びフッ素原子を有しない重合性化合物を用い，かつ一般式（ＩＩ－Ａ）及び（ＩＩ－Ｂ）で表される化合物を含まない比較例２の液晶組成物において，重合性化合物の液晶化合物に対する配向規制力をプレチルト角の測定により確認した旨が記載されている（前記⑴イ（エ）ｃ）。
一方，甲１発明Ａに関し，甲１には，第三成分の好ましい割合は，表示不良を防ぐために，第三成分を除いた液晶組成物１００重量部に対して１０重量部以下であり，さらに好ましい割合は，０．１重量部から２重量部の範囲である旨が記載されている（前記⑵イ（エ））。
⒝ 前記（ａ）の記載に関し本件審決は，本件明細書には，実施例１～４が，焼き付きや表示ムラ等が少ないか全くないという効果（効果（３））を奏することは具体的に記載されていないが，実施例１～４においては，「環構造と重合性官能基のみを持つ１，４－フェニレン基等の構造を有する重合性化合物」に相当する重合性化合物（Ｉ－１１）が用いられ，かつ，当該重合性化合物が添加された液晶組成物は，いずれも「アルケニル基や塩素原子を含む液晶化合物を使用」していないから，従来から公知の技術的事項に照らして，焼き付きや表示ムラ等が少ないか全くないものである蓋然性が高いといえる旨判断した。
しかしながら，前記（ａ）のとおり，本件明細書には，実施例１～６及び比較例２に関し，「重合性化合物の液晶化合物に対する配向規制力をプレチルト角の測定により確認した」旨が記載されているに過ぎず，本件明細書及び被告の提出する実験報告書（甲４６～４８）を参照しても，焼き付き等の表示不良の有無や程度についての評価が可能な，プレチルト角の経時変化及び安定性に関する実験結果は記載されておらず，ＶＨＲ（電圧保持率）についても，いかなる条件で得られた数値が，この評価の対象とされ，どの程度の数値を示せば，焼き付き等の表示不良を生じないと評価できるのか等の詳細について，何ら具体的な説明はされていない。
したがって，仮に，焼き付き等の表示不良とプレチルト角の経時変化及び安定性又はＶＨＲとの間に一定の相関関係があったとしても，本件明細書及び甲４６～４８に示された実験結果に基づいて，本件発明１が達成している焼き付き等の表示不良抑制の程度を評価することはできないというべきである。
⒞ また，本件明細書には，式（Ｉ－１）ないし（Ｉ－４）の重合性化合物を用いることにより，表示ムラが抑制されるか，又は全く発生しないこと，また，焼き付きや表示ムラ等の表示不良を抑制するため，又は全く発生させないためには，塩素原子で置換される液晶化合物を含有することは好ましくないことが記載されているところ（前記⑴イ（イ）），甲１の実施例の半数以上（実施例５，７，１１，１３，２６～２７，２９～５２ ）が，本件発明１の重合性化合物（Ｉ－１）～（Ｉ－４）のいずれかに相当する重合性液晶化合物（化合物（３－３－１），（３－４－１），（３－７－１），（３－８－１））を含有し，また，甲１の実施例の７割以上（実施例２～８，１１～１６，１９，２１～２４，２８～３０，３５～５２）が，塩素原子で置換された液晶化合物を含有していない。
さらに，本件明細書において，実施例１～６と対比されたのは，フッ素原子を有しない重合性化合物を用い，かつ一般式（ＩＩ－Ａ）及び（ＩＩ－Ｂ）で表される化合物を含まない比較例２であって，その配合組成は，甲１の実施例（１～５２）とは顕著に異なるものであり，この点は，被告において本件明細書の試験の再現実験である旨主張する甲４６～４８についても同様であるから，仮に本件発明１の実施例が比較例よりも有利な結果を示したとしても，甲１の実施例に対しても同様に有利な結果を示すとは限らない。
⒟ 以上の事情に照らすと，焼き付きや表示ムラ等が少ないか全くないことに係る本件発明１の効果が，甲１発明Ａの表示不良が生じない効果よりも顕著に有利なものであると認めることはできない。
ｄ 小括
以上によると，本件発明１は，甲１の実施例で示された液晶組成物では到底得られないような効果（低温保存性の向上，低粘度及び焼き付きや表示ムラ等が少ないか全くないこと）を示すものとは認められないので，本件発明１が，甲１発明Ａと比較して，格別顕著な効果を奏するものとは認められない。
・・・
⑷ 小括
以上のとおり，本件発明１は，甲１発明Ａと比較して顕著な特有の効果を奏するものではなく，特許性を有しないものと解するのが相当であるから，これに反する本件審決の判断には誤りがある。
したがって，原告主張の取消事由２は理由がある。
解説／検討
本判決は、特許に係る発明が，先行の公知文献に記載された発明にその下位概念として包含されるときの特許性の判断基準を示している点で参考になる。なお、いわゆる選択発明の特許性については、知財高判平成２３年２月２８日・平成２１年（行ケ）第１０４３０号において、「いわゆる『選択発明』とは，先願発明の構成要件が上位概念で表現されており，その先願発明の実施例として示されていない下位概念を構成要件とする後願の発明が，その構成要件である下位概念のものによって奏される作用効果が異質のものであるとき，又は同質の効果であっても，格段の差異がある場合に認められる。」との一般論が示されている。